Protéger ses innovations
La propriété industrielle en pratique
Dunod
Sommaire
3
Préface
5
Introduction
8
Partie A
Les brevets d'invention
Chapitre A1 - Généralités, bases et fondamentaux
11
A1.1 À quoi sert un brevet ?11
A1.2 Secret, publications défensives, enveloppe Soleau12
A1.2.1 Protection par le secret et notion de savoir-faire
12
A1.2.2 Publications défensives
13
A1.2.3 Enveloppe Soleau et autres preuves de possession
14
A1.3 « Obtenir un brevet » versus « évaluer une gêne provoquée par un brevet tiers »14
A1.3.1 Liberté d'exploitation
15
A1.3.2 Brevetabilité
15
A1.3.3 Synthèse : brevetabilité versus liberté d'exploitation
15
A1.4 L'inventeur ou son ayant-cause, le déposant15
Chapitre A2 - Les brevets dans le monde
19
A2.1 Les différentes déclinaisons et voies19
A2.1.1 Brevets classiques
20
A2.1.2 Modèles d'utilité
21
A2.1.3 CCP, COV, division, continuation/CIP, demande provisoire
22
Certificat complémentaire de protection22
Certificat d'obtention végétale - Plant patent23
Division24
Continuation/Continuation-in-part (CIP)25
Demande provisoire25
A2.2 Les différents offices26
A2.2.1 Les offices nationaux
26
INPI26
USPTO - Office américain27
CNIPA (ex-SIPO) - Office chinois27
DPMA - Office allemand28
JPO - Office japonais et KIPO - Office coréen28
Règles de représentation devant les offices28
A2.2.2 Office régional : l'Office européen des brevets
29
A2.2.3 Office international : l'OMPI
31
A2.2.4 Autres offices régionaux : OAPI, ARIPO, GCC, eurasien
33
L'OAPI33
L'ARIPO33
Le GCC33
L'office eurasien34
A2.2.5 Des dépôts liés par le mécanisme de priorité
34
A2.2.6 Les synergies entre offices ; PPH et accords bilatéraux
37
A2.3 Évolutions en cours, à venir et tendances37
A2.3.1 Brevet européen à effet unitaire
37
A2.3.2 Tendances générales, offices et déposants
38
Stratégie 1 - Logique minimaliste et produit global39
Stratégie 2 - Logique maximaliste : marchés spécifiques et/ou exigences locales39
Stratégie 3 - Logique optimale service rendu / coût engendré39
Brevets incrémentaux / brevets de rupture40
Brevets défensifs / brevets offensifs40
Chapitre A3 Conditions pour obtenir un brevet
43
A3.1 Notion d'invention43
A3.2 Domaines exclus ou encadrés45
A3.2.1 Des restrictions dans le domaine de la matière biologique
45
Les interdictions de protection46
L'objet de la protection : l'interprétation donnée en droit français46
L'accès aux ressources génétiques et leur utilisation : le protocole de Nagoya46
A3.2.2 Une approche encadrée dans le domaine de la santé humaine ou animale
48
Les médicaments et les applications thérapeutiques48
Les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical50
Les méthodes de diagnostic51
A3.2.3 Les programmes d'ordinateur
52
A3.2.4 Les méthodes d'affaires, les plans et autres méthodes intellectuelles
53
A3.3 Nouveauté et art antérieur opposable53
A3.4 Activité inventive/Obviousness55
A3.5 Caractère industriel et critère d'unicité d'invention59
A3.5.1 Application industrielle
59
A3.5.2 Unicité
59
Chapitre A4 - Procédure assurant la force d'un brevet
61
A4.1 Examen au fond61
A4.1.1 Vue d'ensemble
61
A4.1.2 Examen devant l'INPI
63
A4.1.3 Examen devant l'OEB
64
Approche « problème-solution »64
Délivrance65
Le brevet européen à effet unitaire66
A4.1.4 Examen devant l'USPTO
66
A4.1.5 Examen devant les autres offices
68
Procédure en Chine68
Autres offices68
A4.2 Opposition/Inter partes review69
A4.2.1 Opposition devant l'OEB
69
A4.2.2 Opposition devant l'INPI
70
A4.2.3 Opposition devant les autres offices
70
A4.2.4 Stratégie d'opposant : observations de tiers ou opposition
71
A4.3 Revue judiciaire, action en nullité71
A4.3.1 Action reconventionnelle en nullité
72
A4.3.2 Action au principal
72
A4.4 Taxes de maintien en vigueur73
Chapitre A5 - Exercice des droits
77
A5.1 Actes de contrefaçon77
A5.1.1 Territorialité
77
A5.1.2 Date des actes
77
A5.1.3 Actes de contrefaçon relatifs aux produits
77
A5.1.4 Actes de contrefaçon relatifs aux produits obtenus par un procédé breveté
78
A5.1.5 Actes de contrefaçon relatifs aux procédés
79
A5.1.6 Fourniture de moyens
79
A5.1.7 Connaissance de cause
79
A5.1.8 Absence de contrefaçon
80
A5.1.9 Prescription des actes commis
81
A5.1.10 Contrefaçon littérale et contrefaçon par équivalence
81
A5.2 Preuve de la contrefaçon83
A5.3 Agir envers des tiers contrefacteurs présumés83
Partie B
Les marques
Chapitre B1 - Généralités et conditions de protection
87
B1.1 Bases et fondamentaux87
B1.1.1 Définition
87
B1.1.2 Pourquoi déposer une marque ?
87
B1.2 Conditions de protection88
B1.2.1 Représentation du signe
88
B1.2.2 Distinctivité
90
Caractère distinctif intrinsèque90
Signes descriptifs91
Moyen de réponse : acquisition du caractère distinctif par l'usage91
B1.2.3 Absence de tromperie
92
B1.2.4 Licéité
92
Contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs92
Emblèmes, article 6 ter de la Convention d'Union de Paris93
Absence de fraude93
B1.2.5 Disponibilité
94
Chapitre B2 - Comment réussir son dépôt de marque ?
97
B2.1 Quelle marque protéger ?97
B2.1.1 Choisir sa marque
97
B2.1.2 Choisir quelle version protéger
98
B2.1.3 Penser au cumul de protection
99
B2.1.4 Prendre en compte le paramètre territorial
101
Le facteur linguistique101
Le facteur culturel102
La pratique de l'office compétent103
B2.2 Pour quels produits et services ?104
B2.2.1 Sélectionner les produits et services pertinents
104
Réalisme et anticipation de l'avenir105
Prise en compte de l'impératif d'exploitation105
B2.2.2 Rédiger le libellé
106
La Classification de Nice106
Personnaliser son libellé107
B2.3 Où protéger ?107
B2.3.1 Déterminer les territoires pertinents
107
B2.3.2 Sélectionner le système de dépôt adapté
108
Dépôt de marque française108
Dépôt d'une marque de l'Union européenne109
Dépôt d'une marque internationale111
Dépôts nationaux étrangers113
Dépôts régionaux étrangers114
B2.4 Quand protéger ?115
B2.4.1 Timing au sein de l'entreprise
115
B2.4.2 Timing des offices de marques
117
Spéficité européenne : la procédure de « fast track »118
Le mécanisme de la priorité118
Chapitre B3 - Vérifications préalables et procédure d'enregistrement
119
B3.1 Procéder aux vérifications préalables119
B3.1.1 S'assurer de la validité de sa marque
119
B3.1.2 Conduire des recherches d'antériorités
120
Portée des recherches120
Stratégies de libération121
B3.1.3 Vérifier la propriété des droits d'auteur de son logo
122
B3.2 Connaître les étapes clés de la procédure123
B3.2.1 Examen de forme
123
B3.2.2 Examen de fond
123
B3.2.3 Publication
124
B3.2.4 Enregistrement
124
Chapitre B4 - Pérenniser la protection de sa marque
125
B4.1 Maintenir sa marque en vigueur125
B4.2 Exploiter sa marque127
B4.2.1 L'obligation d'usage
127
Calcul du délai d'obligation d'usage127
Procédure de déchéance pour défaut d'usage128
B4.2.2 L'art de bien utiliser sa marque
128
Les preuves d'usage adéquates129
L'usage adéquat130
B4.2.3 Les justes motifs de non-usage
131
B4.2.4 L'évolution de la marque dans le temps
131
Un dépoussiérage met-il en péril la validité de l'enregistrement de marque ?132
B4.3 Surveiller sa marque133
B4.3.1 La surveillance auprès des registres de marques
133
B4.3.2 La surveillance auprès des registrars de noms de domaine
134
B4.3.3 La veille sur le marché en ligne
134
B4.4 Prévenir la contrefaçon135
Chapitre B5 - Défendre sa marque
139
B5.1 Opposition139
B5.1.1 Droits antérieurs
140
La marque140
Les autres antériorités opposables140
B5.1.2 L'opposant
141
B5.1.3 Obligation d'usage de la marque antérieure
141
B5.1.4 Comment analyser le risque de confusion
142
Analyse globale des signes142
Analyse visuelle, phonétique et conceptuelle142
Le public pertinent143
La distinctivité des marques143
Renommée de la marque antérieure144
L'analyse des produits et services en cause144
L'Interdépendance des facteurs145
Attention à l'économie de procédure145
B5.2 Action en annulation : nullité et déchéance145
B5.2.1 Nullité
146
Nullité pour motifs absolus146
Nullité pour motifs relatifs147
B5.2.2 Déchéance
147
Déchéance pour non-usage147
Déchéance pour dégénérescence de la marque148
Déchéance pour déceptivité148
B5.3 Agir contre un usage contrefaisant149
B5.3.1 Quels sont les actes répréhensibles ?
150
B5.3.2 Quels sont les actes autorisés ?
150
Reprise de termes descriptifs151
La référence nécessaire151
Les attributs de la personnalité et le droit à l'homonymie151
Usage antérieur dans la vie des affaires de portée locale152
Usage dans une publicité comparative152
Usage dans un cadre artistique et parodique152
L'épuisement des droits152
B5.3.3 Les autres fondements d'actions possibles
153
Concurrence déloyale et parasitisme153
Atteinte à la renommée de la marque antérieure154
Revendication d'une marque pour dépôt frauduleux154
B5.4 Risques de ne pas agir contre les usages contrefaisants154
B5.4.1 Prescription
154
B5.4.2 Forclusion par tolérance
155
B5.4.3 Dégénérescence
155
Partie C
Les dessins et modèles
Chapitre C1 - Généralités, conditions de protection et droits conférés
159
C1.1 Bases et fondamentaux159
C1.1.1 Qu'est-ce qu'un dessin ou modèle ?
159
Définitions des notions juridiques160
Modalités de représentation160
Exemples de dessins ou modèles enregistrés161
La Classification de Locarno164
C1.1.2 Pourquoi déposer un dessin ou modèle ?
164
Protection par le droit d'auteur164
Protection par les dessins ou modèles communautaires non enregistrés165
Intérêt de la protection par dessin et modèle165
C1.2 Conditions de protection et droits conférés166
C1.2.1 Nouveauté et caractère individuel
166
L'art antérieur166
Nouveauté167
Caractère individuel167
C1.2.2 Pièces de produits complexes : condition de validité additionnelle
168
C1.2.3 Absence de caractère exclusivement fonctionnel
168
C1.2.4 Licéité
169
C1.2.5 Atteinte à des droits antérieurs
169
C1.2.6 Modernisation du droit européen : le Paquet modèles
169
Chapitre C2 - Comment réussir son dépôt de modèle ?
171
C2.1 Quand déposer ?171
C2.2 Qui peut déposer ?171
C2.3 Comment gérer la divulgation de son modèle ?172
C2.3.1 L'ajournement de publication
172
C2.3.2 Le dépôt simplifié en France
173
C2.4 Déterminer les vues à déposer173
C2.5 Préparation d'une stratégie avant tout dépôt174
C2.5.1 Une analyse préalable indispensable
174
C2.5.2 Choix des voies de dépôt
175
C2.5.3 Les recherches d'antériorité
175
Recherches de liberté d'exploitation175
Recherches visant à invalider un titre175
C2.6 Connaître les étapes clés de la procédure176
C2.6.1 Dépôt
176
C2.6.2 Examen
176
C2.6.3 Maintien en vigueur
177
C2.7 Les dépôts de dessins et modèles par la voie internationale177
Chapitre C3 - Défendre son dessin ou modèle
179
C3.1 Actions en nullité179
C3.1.1 Action en nullité invoquant des motifs absolus
179
Bases envisageables179
Moyens de défense envisageables180
C3.1.2 Motifs relatifs
180
Action en nullité invoquant des motifs relatifs180
Moyens de défense envisageables181
C3.2 Agir contre un usage contrefaisant182
C3.2.1 Prérogatives du titulaire d'un dessin ou modèle
182
Nature des droits conférés182
Étendue des droits182
C3.2.2 Exceptions à ces prérogatives
182
Exceptions classiques182
La clause de réparation183
Exception prévue par le Code de la santé publique : apparence de médicaments184
C3.3 Comment agir en contrefaçon ?184
C3.3.1 Règlement amiable et arbitrage
184
C3.3.2 Action en contrefaçon de dessin ou modèle
184
Tribunal compétent et étendue de la compétence184
Opposabilité185
Qualité à agir185
Preuve de la contrefaçon185
Sanctions185
C3.4 Les autres fondements envisageables186
C3.5 Comment se défendre en cas d'action en contrefaçon ?186
C3.6 Risques de ne pas agir contre les usages contrefaisants187
Partie D
Être proactif : gérer, valoriser et défendre ses actifs PI
Chapitre D1 - Gestion stratégique et financière d'un portefeuille PI
191
D1.1 Complémentarité des titres191
D1.2 Entreprises établies192
D1.2.1 Comment déterminer et optimiser les territoires couverts ?
193
D1.2.2 Cas de logique d'attribution de marchés uniques (i.e. pont à construire)
193
D1.2.3 Élagage / Pruning
193
D1.3 Start-up193
D1.4 Patent pools194
D1.4.1 Détermination des brevets essentiels à la réalisation de la norme
194
D1.4.2 faux pools
194
D1.5 Trolls194
Chapitre D2 - NDA, cessions/licenses et concurrence
197
D2.1 Contrats de sécurisation de l'information avec les tiers (NDA)197
D2.2 Cessions et licences198
D2.2.1 Licence « In »
199
D2.2.2 Licence « Out »
201
D2.2.3 Exclusivité
201
D2.2.4 Licences intragroupe
201
D2.2.5 Licences obligatoires et licences d'office
201
D2.2.6 Licences croisées
203
D2.3 Surveillance des acteurs concurrents203
Chapitre D3 - Agir envers des tiers contrefacteurs présumés
205
D3.1 Généralités et préparatifs205
D3.2 Preuves de la contrefaçon206
D3.2.1 Principes généraux
206
D3.2.2 Constat d'achat
206
D3.2.3 Constat d'huissier hors saisie-contrefaçon
207
D3.2.4 Expertise privée
208
D3.2.5 Saisies-contrefaçon
208
Où ?208
Qui ?209
Auprès de qui ?209
Par qui ?209
Opérations de saisie210
Saisie-contrefaçon et action en contrefaçon212
Réactions du saisi213
Nullité de la saisie-contrefaçon213
D3.2.6 Droit à l'information
215
D3.2.7 Mesures d'instructions complémentaires
215
D3.2.8 Retenues en douane
215
D3.3 Assignation, procès de première instance216
D3.4 Arbitrage, médiation et conciliation217
D3.4.1 L'arbitrage
218
D3.4.2 La médiation
218
D3.4.3 La conciliation
219
D3.5 Transaction219
D3.6 Recours et procès en appel219
D3.7 Réparation du préjudice : les sanctions220
Chapitre D4 - Se défendre d'une action en contrefaçon
221
D4.1 Invoquer la possession personnelle antérieure (brevets) ou l'utilisation antérieure (dessins et modèles)221
D4.1.1 Brevets
221
D4.1.2 Dessins et modèles
222
D4.2 Contester222
D4.2.1 Contester la recevabilité de l'action (qualité à agir)
222
D4.2.2 Contester la compétence du tribunal
222
D4.2.3 Contester la preuve de l'existence des faits litigieux
222
D4.2.4 Contester la validité des droits invoqués
222
D4.3 Autres moyens de défense223
D4.4 Mesures préventives223
Chapitre D5 - Évaluation financière des actifs PI, fiscalité et marquage
225
D5.1 Evaluation financière des actifs PI225
D5.1.1 Première approche : calcul par les coûts supportés
225
D5.1.2 Deuxième approche : références à des bases de comparables
225
D5.1.3 Troisième approche : calcul par les revenus futurs actualisés
225
D5.2 Approche fiscalité226
D5.2.1 Le principe de prix de transfert reflétant le marché
226
D5.2.2 Le régime favorable des plus-values à long terme et le ratio Nexus
226
D5.2.3 Les aides fiscales à la R&D : le crédit impôt recherche (CIR)
227
D5.3 Marquage des produits228
Conclusion
229
Index
231